Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam ngày càng phổ biến. Việc này giúp bảo hộ quốc tế nhãn hiệu ở một số lượng lớn các quốc gia bằng cách đăng ký quốc tế có hiệu lực tại mỗi quốc gia được chỉ định. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid không phải là điều dễ dàng vì hồ sơ và thủ tục xử lý đơn sẽ có những sự khác biệt với đơn đăng ký theo thể thức quốc gia. Sau đây, Công ty Luật – Đại diện Sở hữu trí tuệ Việt An sẽ cung cấp những tư vấn pháp lý cơ bản về xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam.

Nội dung chính bài viết

Giới thiệu về Nghị định thư Madrid

Nghị định thư Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hoá là điều ước quốc tế về đăng ký nhãn hiệu được thông qua tại Madrid vào ngày 27 tháng 6 năm 1989. Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn Nghị định thư Madrid vào ngày 11 tháng 7 năm 2006.

Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế về nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid. Tuy nhiên, nghị định thư không thay thế thoả ước mà cùng tồn tại cùng với thoả ước. Hiện nay, Nghị định thư Madrid có 115 thành viên.

Đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam

Căn cứ Khoản 16 Điều 3 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam có thể được hiểu là đơn Madrid yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, có nguồn gốc từ các thành viên khác của Nghị định thư Madrid.

Mục đích của đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam là để nhãn hiệu quốc tế đến từ quốc gia khác là thành viên của Nghị định thư Madrid được bảo hộ tại Việt Nam.

Sự khác nhau giữa nộp đơn theo Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid

	Nghị định thư Madrid	Thoả ước Madrid
Điều kiện nộp đơn	Khi nộp đơn đăng ký, không bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại.	Bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại.
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha	Tiếng Pháp
Hiệu lực đăng ký	Trong vòng 18 tháng kể từ khi đơn hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời gian quy định.	Trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn được hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời gian quy định.
Thời hạn bảo hộ	10 năm và có thể gia hạn	20 năm và có thể gia hạn
Từ chối bảo hộ	Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối bởi quốc gia chỉ định bảo hộ thì việc đăng ký có thể chuyển sang hình thức đăng ký quốc gia mà không làm mất đi ngày nộp đơn gốc.	Đơn đăng ký bảo hộ khi bị từ chối ở một nước thành viên thì đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên khác.
Số quốc gia thành viên	115	55

Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam

Căn cứ Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam được tiến hành theo trình tự sau:

Bước 1: Các công dân đến từ quốc gia thành viên khác của Nghị định thư Madrid muốn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký đơn Madrid đến Văn phòng quốc tế của WIPO (có thể nộp qua cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia).
Bước 2: Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn để chuẩn bị tiến hành thẩm định nội dung đơn Madrid.
Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành thẩm định nội dung đơn như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 10 Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.
Bước 4: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đưa ra kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.
Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam đáp ứng điều kiện bảo hộ;
Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Đơn Madrid đáp ứng điều kiện bảo hộ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đối với đơn Madrid có chỉ định Việt Nam và nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định pháp luật Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau:

Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế) và gửi cho Văn phòng quốc tế tuyên bố bảo hộ;
Công bố quyết định trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Lưu ý: Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác định theo nội dung yêu cầu trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã được Văn phòng quốc tế ghi nhận và Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận.

Đơn Madrid chưa đáp ứng điều kiện bảo hộ

Căn cứ Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đối với nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đăng ký quốc tế còn có thiếu sót (thiếu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thiếu ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh nhãn hiệu ba chiều v.v…), đơn được xử lý theo trình tự sau:

Chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia

Điều kiện chuyển đổi

Theo Điều 28 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trường hợp đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Việt Nam của chủ sở hữu nhãn hiệu là cá nhân, tổ chức thuộc thành viên của Nghị định thư Madrid bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 6 của Nghị định thư Madrid, người đó có quyền nộp đơn chuyển đổi cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để đăng ký bảo hộ cho chính nhãn hiệu đó đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ đã được ghi nhận trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu nhưng bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid.

Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi được chấp nhận hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đơn được nộp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc tế về việc đăng ký quốc tế tương ứng bị mất hiệu lực;
Đăng ký quốc tế chưa từng bị từ chối, chấm dứt hoặc hủy bỏ toàn bộ tại Việt Nam;
Đơn được làm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP (trong đó danh mục hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt trong đơn chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng với danh mục hàng hóa, dịch vụ bị mất hiệu lực trong đăng ký quốc tế tương ứng);
Đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác về hình thức đối với đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Người nộp đơn nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, trừ trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi từ đăng ký quốc tế đã được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi

Bước 1: Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền nộp đơn chuyển đổi nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bước 2: Thẩm định hình thức

Đối với đơn đã được Văn phòng quốc tế chấp nhận trong đăng ký tương ứng, Cục không thẩm định lại và ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
Đối với đơn không đáp ứng các điều kiện chuyển đổi, Cục ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung

Đối với trường hợp chuyển đổi từ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
Đối với trường hợp chuyển đổi từ đăng ký quốc tế đã được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ không tiến hành thẩm định lại nội dung.

Bước 5: Ra quyết định cấp/ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt An về đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.