Thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam: Giao dịch và hợp đồng đang trở thành vấn đề ngày càng được doanh nghiệp, nhà đầu tư và chủ thể quyền quan tâm trong bối cảnh tài sản trí tuệ không chỉ có giá trị về mặt pháp lý mà còn có thể tạo ra doanh thu, lợi thế cạnh tranh và giá trị đầu tư. Nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, phần mềm, bí mật kinh doanh và các quyền tài sản khác có thể được khai thác thông qua chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng, góp vốn, nhượng quyền thương mại hoặc các mô hình hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, để biến tài sản trí tuệ thành giá trị thương mại, doanh nghiệp cần xác định chính xác quyền đối với tài sản, phạm vi giao dịch, phương thức định giá, cơ chế chuyển giao và đặc biệt là xây dựng hợp đồng phù hợp nhằm hạn chế tranh chấp.
Tài sản sở hữu trí tuệ là gì?
Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực pháp luật bảo hộ các sản phẩm sáng tạo, dấu hiệu nhận diện và các quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động sáng tạo, kinh doanh. Dưới góc độ thương mại, tài sản sở hữu trí tuệ không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ “đối tượng được bảo hộ” mà còn là một loại tài sản có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.
Các tài sản có thể được khai thác thương mại tương đối đa dạng, bao gồm:
- Quyền tác giả và quyền liên quan;
- Sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Kiểu dáng công nghiệp;
- Nhãn hiệu;
- Tên thương mại;
- Chỉ dẫn địa lý;
- Bí mật kinh doanh;
- Quyền đối với giống cây trồng;
- Quyền tài sản phát sinh từ các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.
Ý nghĩa của thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
Có thể hiểu, thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ là quá trình đưa quyền sở hữu trí tuệ vào hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra giá trị kinh tế cho chủ thể quyền hoặc bên được chuyển giao quyền.
Có thể khái quát ý nghĩa của thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ theo chuỗi: Tài sản trí tuệ → xác lập quyền → định giá → giao dịch/chuyển giao → khai thác thương mại → tạo doanh thu → tái đầu tư cho đổi mới sáng tạo.
Tạo nguồn doanh thu và gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu
Thông qua chuyển nhượng, li-xăng, nhượng quyền thương mại hoặc các hình thức khai thác khác, chủ sở hữu có thể tạo ra nguồn thu từ tài sản trí tuệ mà không nhất thiết phải trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm.
Đặc biệt, hình thức li-xăng cho phép chủ sở hữu tiếp tục nắm giữ quyền nhưng vẫn thu được phí từ việc cho phép chủ thể khác khai thác tài sản.
Biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh
Khi được thương mại hóa, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm, bí mật kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác không còn chỉ mang giá trị pháp lý mà trở thành một bộ phận của nguồn lực kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản trí tuệ để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh.
Nâng cao giá trị doanh nghiệp
Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, giá trị tài sản trí tuệ có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá trị doanh nghiệp.
Việc xác lập, định giá và khai thác hiệu quả các tài sản này giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực cạnh tranh, tăng giá trị thương hiệu và tạo cơ sở cho các hoạt động đầu tư, hợp tác hoặc huy động vốn.
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, phát triển
Khi các kết quả nghiên cứu có khả năng được chuyển giao và tạo ra lợi ích kinh tế, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ có thêm động lực đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ và sáng tạo.
Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và khai thác tài sản trí tuệ ở quy mô lớn hơn
Chủ sở hữu không nhất thiết phải tự mình khai thác toàn bộ tiềm năng của tài sản. Thông qua chuyển giao quyền sử dụng hoặc hợp tác với đối tác có năng lực sản xuất, phân phối và marketing, tài sản trí tuệ có thể được đưa đến nhiều thị trường và nhóm khách hàng hơn.
Các phương thức thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ
Chuyển nhượng là phương thức thương mại hóa trong đó chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu trí tuệ cho chủ thể khác theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
Đây là phương thức có tính “dứt điểm” cao hơn so với li-xăng. Sau khi quyền sở hữu được chuyển giao hợp pháp, bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ thể có quyền đối với tài sản trong phạm vi được chuyển giao.
Hợp đồng chuyển nhượng cần đặc biệt chú ý đến việc xác định:
- Đối tượng chuyển nhượng;
- Phạm vi quyền;
- Giá chuyển nhượng;
- Phương thức thanh toán;
- Nghĩa vụ đăng ký hoặc ghi nhận giao dịch;
- Trách nhiệm đối với tranh chấp của bên thứ ba;
- Thời điểm chuyển giao quyền.
Ví dụ: Công ty A là chủ sở hữu nhãn hiệu “ABC” và ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu cho Công ty B với giá 2 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc chuyển giao theo quy định, Công ty B trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu và có quyền khai thác, định đoạt nhãn hiệu trong phạm vi pháp luật cho phép.
Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ
Li-xăng là phương thức cho phép chủ sở hữu tiếp tục nắm giữ quyền nhưng cho phép bên khác khai thác đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi nhất định.
Hợp đồng có thể quy định quyền sử dụng theo:
- Phạm vi lãnh thổ;
- Thời hạn;
- Lĩnh vực kinh doanh;
- Sản phẩm hoặc dịch vụ;
- Hình thức sử dụng;
- Quyền độc quyền hoặc không độc quyền.
Ví dụ: Doanh nghiệp A sở hữu một nhãn hiệu và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp B trong thời hạn 5 năm để kinh doanh một nhóm sản phẩm nhất định tại Việt Nam. Khi đó, A vẫn là chủ sở hữu nhưng B được quyền khai thác thương mại nhãn hiệu trong phạm vi hợp đồng.
Góp vốn bằng tài sản sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ có thể trở thành tài sản được sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020.
Trong trường hợp này, vấn đề quan trọng nhất là định giá tài sản và xác định chính xác quyền được góp vốn.
Ví dụ: Một doanh nghiệp công nghệ có thể sử dụng quyền sở hữu đối với phần mềm, sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác làm tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần xác định rõ tài sản góp vốn là toàn bộ quyền sở hữu hay chỉ là quyền sử dụng.
Việc định giá quá cao có thể dẫn đến tranh chấp về tỷ lệ vốn góp và trách nhiệm của bên góp vốn. Ngược lại, định giá quá thấp có thể gây thiệt hại cho chính chủ sở hữu tài sản.
Nhượng quyền thương mại gắn với tài sản sở hữu trí tuệ
Trong mô hình nhượng quyền thương mại, quyền sở hữu trí tuệ thường là một bộ phận quan trọng của hệ thống kinh doanh được nhượng quyền.
Bên nhận quyền có thể được phép sử dụng:
- Nhãn hiệu;
- Tên thương mại;
- Bí mật kinh doanh;
- Bí quyết kinh doanh;
- Kiểu dáng;
- Hệ thống nhận diện thương hiệu.
Điểm đặc thù là đối tượng thương mại hóa không chỉ là một quyền sở hữu trí tuệ riêng lẻ mà thường là một hệ thống quyền và phương thức kinh doanh.
So sánh các phương thức thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
| Tiêu chí | Chuyển nhượng | Li-xăng | Góp vốn | Nhượng quyền thương mại |
| Bản chất | Chuyển quyền sở hữu | Chuyển quyền sử dụng | Đưa tài sản vào vốn góp | Chuyển quyền khai thác mô hình kinh doanh |
| Chủ sở hữu ban đầu | Thường không còn là chủ sở hữu sau khi chuyển giao | Vẫn giữ quyền sở hữu | Có thể chuyển giao quyền theo thỏa thuận | Thường vẫn giữ quyền sở hữu |
| Thu nhập | Giá chuyển nhượng | Phí li-xăng/royalty | Lợi ích từ phần vốn góp | Phí nhượng quyền và các khoản liên quan |
| Phạm vi khai thác | Theo phạm vi quyền được chuyển nhượng | Có thể giới hạn về thời hạn, lãnh thổ, lĩnh vực | Theo thỏa thuận và pháp luật | Gắn với hệ thống nhượng quyền |
| Rủi ro chính | Mất quyền kiểm soát tài sản | Khó kiểm soát việc khai thác | Định giá tài sản | Kiểm soát chất lượng và thương hiệu |
| Phù hợp | Khi muốn chuyển giao quyền lâu dài | Khi muốn khai thác tài sản nhưng vẫn giữ quyền | Khi cần huy động vốn | Khi mở rộng mô hình kinh doanh |
Giao dịch tài sản sở hữu trí tuệ: Những vấn đề pháp lý cần lưu ý
Xác định chủ thể có quyền giao dịch
Trước khi ký hợp đồng, cần xác định người ký có thực sự có quyền định đoạt hoặc cho phép khai thác tài sản hay không.
Đối với tài sản có đồng chủ sở hữu, việc giao dịch có thể cần sự tham gia hoặc chấp thuận của các chủ thể có quyền liên quan.
Đối với quyền được chuyển giao từ chủ thể khác, cần kiểm tra chuỗi chuyển giao quyền để bảo đảm bên giao dịch có đủ quyền.
Xác định chính xác đối tượng giao dịch
Đây là một trong những nội dung dễ phát sinh tranh chấp nhất. Hợp đồng cần trả lời rõ:
- Giao dịch đối tượng nào?
- Giao toàn bộ hay một phần quyền?
- Chuyển quyền sở hữu hay quyền sử dụng?
- Có độc quyền hay không?
- Phạm vi lãnh thổ ở đâu?
- Thời hạn bao lâu?
- Sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ nào?
Nếu các yếu tố này không được xác định rõ, rất dễ xảy ra tình trạng mỗi bên hiểu phạm vi quyền được chuyển giao theo một cách khác nhau.
Kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản
Trước giao dịch, bên nhận quyền nên tiến hành thẩm định tài sản trí tuệ. Nội dung thẩm định có thể bao gồm:
- Tình trạng đăng ký và bảo hộ;
- Chủ thể đứng tên;
- Thời hạn bảo hộ;
- Phạm vi bảo hộ;
- Các giao dịch chuyển giao trước đó;
- Tranh chấp hoặc khiếu nại;
- Khả năng bị bên thứ ba phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ;
- Các hạn chế quyền đang tồn tại.
Đối với giao dịch có giá trị lớn, hoạt động này nên được thực hiện như một bước thẩm định pháp lý tài sản trí tuệ trước khi ký hợp đồng.
Định giá tài sản sở hữu trí tuệ
Định giá tài sản trí tuệ là một trong những vấn đề khó nhất khi thương mại hóa. Có thể tiếp cận giá trị tài sản theo nhiều phương pháp, chẳng hạn:
- Phương pháp chi phí;
- Phương pháp thị trường;
- Phương pháp thu nhập.
Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng. Đối với tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai, phương pháp dựa trên thu nhập có thể mang lại góc nhìn phù hợp hơn. Tuy nhiên, kết quả định giá vẫn phụ thuộc vào các giả định về doanh thu, thị trường, thời gian khai thác và rủi ro.
Lưu ý pháp lý về hợp đồng thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
Xác định chính xác đối tượng và quyền được thương mại hóa
Hợp đồng cần xác định cụ thể tài sản sở hữu trí tuệ được đưa vào giao dịch, chẳng hạn như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, phần mềm hoặc bí mật kinh doanh. Đồng thời, cần làm rõ giao dịch nhằm chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển quyền sử dụng, toàn bộ hay một phần quyền.
Kiểm tra tư cách chủ thể giao dịch, tính hợp pháp của tài sản
- Trước khi ký hợp đồng, bên nhận quyền cần kiểm tra người ký kết có phải là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp để chuyển giao, cấp phép khai thác tài sản hay không. Đối với tài sản thuộc sở hữu chung hoặc đã được chuyển giao cho bên khác, cần xác định đầy đủ quyền của các bên liên quan.
- Bên chuyển giao cần có các cam kết phù hợp về quyền sở hữu, quyền sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản. Đồng thời, hợp đồng nên quy định trách nhiệm của các bên nếu tài sản bị bên thứ ba khiếu nại, tranh chấp hoặc có yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
Xác định rõ hình thức và phạm vi độc quyền của hợp đồng
Các bên cần xác định rõ hợp đồng thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ được thực hiện theo hình thức độc quyền hay không độc quyền, đặc biệt đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Cụ thể:
- Chuyển quyền sử dụng độc quyền: bên được chuyển quyền được sử dụng đối tượng trong phạm vi, thời hạn và lãnh thổ đã thỏa thuận; chủ sở hữu cần xác định rõ phạm vi quyền mà mình vẫn được duy trì và quyền cấp phép cho bên thứ ba.
- Chuyển quyền sử dụng không độc quyền: bên được chuyển quyền có quyền khai thác tài sản trong phạm vi hợp đồng, nhưng chủ sở hữu vẫn có thể tự mình sử dụng hoặc chuyển quyền sử dụng cho chủ thể khác, nếu không có thỏa thuận hạn chế.
- Chuyển quyền sử dụng thứ cấp: cần xác định rõ bên nhận quyền có được phép chuyển tiếp quyền sử dụng cho bên thứ ba hay không và trong phạm vi nào.
Thực hiện thủ tục đăng ký khi pháp luật yêu cầu
Sau khi ký kết, các bên cần xác định giao dịch có thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc ghi nhận tại cơ quan có thẩm quyền hay không.
Theo Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:
- Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu sáng công nghiệp: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
- Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký: Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.
- Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu: Phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.
Rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
Rủi ro về quyền sở hữu
Nếu bên chuyển giao không phải là chủ thể có quyền hợp pháp, toàn bộ giao dịch có thể phát sinh tranh chấp.
Do đó, bên nhận quyền không nên chỉ căn cứ vào thông tin do đối tác cung cấp mà cần kiểm tra hồ sơ pháp lý của tài sản.
Rủi ro do xác định sai phạm vi chuyển giao
Một hợp đồng có thể ghi nhận “quyền sử dụng nhãn hiệu” nhưng không nói rõ lãnh thổ, sản phẩm, thời hạn và tính độc quyền. Đây là nguồn gốc phổ biến của tranh chấp.
Rủi ro xâm phạm quyền của bên thứ ba
Một tài sản đã được đăng ký vẫn có thể phát sinh tranh chấp về quyền hoặc bị bên thứ ba cho rằng việc sử dụng tài sản xâm phạm quyền của họ.
Vì vậy, thẩm định khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba là bước quan trọng trước giao dịch.
Rủi ro về bí mật kinh doanh
Nếu thương mại hóa tài sản có chứa bí mật kinh doanh, hợp đồng phải có cơ chế bảo mật chặt chẽ.
Việc tiết lộ bí mật không chỉ gây thiệt hại trực tiếp mà còn có thể làm mất giá trị thương mại của tài sản.
Rủi ro sau khi hợp đồng chấm dứt
Đây là vấn đề thường bị bỏ qua. Hợp đồng cần quy định rõ:
- Có phải ngừng sử dụng tài sản ngay không?
- Sản phẩm đã sản xuất được xử lý thế nào?
- Có được bán lượng hàng tồn kho không?
- Dữ liệu, tài liệu kỹ thuật phải hoàn trả hay tiêu hủy?
- Các nghĩa vụ bảo mật còn tiếp tục trong bao lâu?
Câu hỏi thường gặp về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ khác gì với li-xăng quyền sở hữu trí tuệ?
Chuyển nhượng về cơ bản là chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản, trong khi li-xăng là cho phép bên khác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi nhất định nhưng chủ sở hữu vẫn duy trì quyền sở hữu.
Hợp đồng li-xăng cần quy định những nội dung quan trọng nào?
Hợp đồng nên quy định rõ đối tượng, phạm vi sử dụng, lãnh thổ, thời hạn, tính độc quyền, phí li-xăng, quyền cấp lại, kiểm soát chất lượng, bảo mật, xử lý vi phạm và hậu quả khi hợp đồng chấm dứt.
Có thể thương mại hóa quyền tác giả đối với bài viết, phần mềm, hình ảnh hoặc video như thế nào?
Chủ sở hữu quyền tác giả có thể khai thác giá trị thương mại của tác phẩm thông qua các hình thức như chuyển nhượng quyền, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, cấp phép khai thác tác phẩm hoặc hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, bởi không phải mọi quyền của tác giả đều có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho chủ thể khác. Hợp đồng cần xác định rõ tác phẩm, quyền được khai thác, phạm vi sử dụng, thời hạn, lãnh thổ và thù lao.
Tài sản sở hữu trí tuệ chưa được cấp bằng bảo hộ (đang trong quá trình nộp đơn) thì có thương mại hóa được không?
Về nguyên tắc, bạn hoàn toàn có thể thương mại hóa (như chuyển nhượng đơn, li-xăng bí mật kinh doanh, thỏa thuận hợp tác khai thác…). Tuy nhiên, việc thương mại hóa khi chưa có bằng bảo hộ tiềm ẩn rủi ro lớn nếu đơn bị từ chối cấp bằng. Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp (như nhãn hiệu, sáng chế), bên nhận chuyển nhượng thường yêu cầu bên chuyển nhượng phải cam kết bồi thường hoặc hoàn trả chi phí nếu tài sản đó không được cấp văn bằng bảo hộ chính thức.
Li-xăng độc quyền khác gì với li-xăng không độc quyền?
- Li-xăng độc quyền: Bên giao chỉ cho phép duy nhất một bên nhận được khai thác, sử dụng tài sản SHTT trong phạm vi và thời hạn thỏa thuận. Trong thời gian này, ngay cả bản thân chủ sở hữu cũng không được phép khai thác hoặc cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ khi có thỏa thuận khác).
- Li-xăng không độc quyền: Chủ sở hữu vừa cho phép bên nhận sử dụng, vừa giữ quyền tự mình khai thác và có quyền cấp phép sử dụng tài sản SHTT đó cho nhiều bên thứ ba khác cùng lúc.
Trên đây là tư vấn pháp lý về “Thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam: Giao dịch và hợp đồng”. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng, góp vốn hoặc các giao dịch khác liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được các luật sư tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Người viết: LS Dương Xuân Thắng
Kiểm duyệt bài viết: LS Đồng Văn Thức
Hotline/ Zalo/ Whatsapp: (+84) 961 675 566
Email: info@vietanlaw.com
Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân,
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Văn phòng TP.HCM: P. 04.68, Tầng 4, Sảnh A, Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh.
