Từ chối đăng ký nhãn hiệu do có dụng ý xấu

Thông tư 23/2023/TT-BKHCN được ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/11/2023 hướng dẫn tiêu chuẩn xác định “dụng ý xấu” (tiếng Anh: “bad faith”) trong thủ tục phản đối nhãn hiệu hoặc hủy bỏ nhãn hiệu được quy định mới theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ trình bày các quy định hiện hành về việc xác định dụng ý xấu khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay.

Cơ sở pháp lý

• Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
• Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
• Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP về quyền sở hữu công nghiệp;

“Dụng ý xấu” là một điểm mới Luật sở hữu trí tuệ 2022

“Dụng ý xấu” là thuật ngữ pháp lý mới được bổ sung vào Điều 117.1(b) và Điều 96.1(a) của Luật Sở hữu trí tuệ phiên bản sửa đổi năm 2022 (“Luật Sở hữu trí tuệ”), theo đó nếu có có cơ sở cho rằng người nộp đơn có dụng ý xấu, Cục Sở hữu trí tuệ có thể áp dụng những căn cứ này để từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký trong quá trình xác lập quyền hoặc thu hồi hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã đăng ký.

Pháp luật Sở hữu trí tuệ ở một số quốc gia trên thế giới quy định “dụng ý xấu” được xác định khi người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có hành vi không trung thực chẳng hạn như:

• Sao chép, bắt chước hoặc dịch nhãn hiệu của một bên khác, đặc biệt là các nhãn hiệu nổi tiếng.
• Đăng ký với dụng ý xấu đối với một nhãn hiệu đã được một bên khác sử dụng và có sức ảnh hưởng hay danh tiếng nhất định;
• Tổ chức, cá nhân đại diện thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu tự ý nộp đơn đăng ký dưới tên riêng của mình;
• Đăng ký nhãn hiệu của đối thủ nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Trong đa số trường hợp đầu cơ nhãn hiệu, các nhãn hiệu bị xâm phạm thường chưa được đăng ký theo thủ tục luật định, nhưng đã được sử dụng trong thương mại lâu dài. Nếu xét theo nguyên tắc “first-to-use” trong đăng ký nhãn hiệu ở một số quốc gia như Mỹ thì các chủ thể sử dụng trước trong thương mại hoàn toàn có quyền nộp bằng chứng về việc sử dụng thực tế của mình để phản đối đơn đăng ký của người nộp đơn kia. Với những quốc gia theo nguyên tắc “first-to-file” như Việt Nam, trước khi có quy định về dụng ý xấu, căn cứ sử dụng trước có thể không được chấp nhận để phản đối đăng ký của bên thứ ba. Do vậy, “dụng ý xấu” là một cơ chế hài hòa hóa hai nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu trên thế giới hiện nay.

Từ chối đăng ký do có “dụng ý xấu” khi đăng ký nhãn hiệu

“Dụng ý xấu” là cơ sở pháp lý độc lập với các căn cứ từ chối khác được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể là:

• Nhãn hiệu nộp đơn đăng ký không đáp ứng các điều kiện bảo hộ (ví dụ: mang tính mô tả, lừa đảo hoặc xung đột với các quyền sở hữu trí tuệ trước đó, bao gồm nhãn hiệu đã đăng ký, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, bản quyền); hoặc
• Người nộp đơn không có quyền đăng ký và chưa được người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Theo quy định tại Điều 34 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN, người nộp đơn bị coi là có hành vi “có ý xấu” nếu chứng cứ liên quan đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện:

• Điều kiện 1: Tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt được với nhãn hiệu của người khác đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc một quốc gia khác, được chỉ định cho hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt hoặc tương tự; Và
• Điều kiện 2: Việc đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, thiện chí của nhãn hiệu của người khác để trục lợi hoặc chủ yếu nhằm mục đích bán lại, cấp phép hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký cho người khác có nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng ở nước khác hoặc nhằm mục đích ngăn cản người khác tham gia thị trường hoặc thực hiện các hành vi khác trái với tập quán thương mại công bằng.

Theo đó, khi nhãn hiệu được đăng ký rơi vào trường hợp trên, thủ tục đăng ký nhãn hiệu sẽ bị dừng lại hoặc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã cấp sẽ bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định tịa Điều 96.1(a) Luật Sở hữu trí tuệ.

Ý nghĩa quy định “dụng ý xấu” khi đăng ký nhãn hiệu

• Quy định về “dụng ý xấu” (không trung thực) khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một thuật ngữ pháp lý mới được bổ sung vào Điều 96 và Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 tuy nhiên đã được sử dụng lâu dài trước đó ở các nước trên thế giới như Anh, Mỹ nhằm khắc phục tình trạng “đầu cơ nhãn hiệu” dựa trên nguyên tắc “first-to-file” – nộp đơn đầu tiên ở Việt Nam. Đây là một nguyên tắc cốt lõi nhưng dễ bị lạm dụng do nó cho phép cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn sớm nhất, kể cả người đó có dụng ý xấu hay động cơ không trung thực. Theo đó, văn bẳng bảo hộ sẽ bị từ chối cấp hoặc sau khi cấp có thể hủy bỏ hiệu lực dựa trên cơ sở về việc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
• Chống lại nạn “đầu cơ” nhãn hiệu (trademark squatting) để trục lợi bất chính. Đây là một xu hướng đang gia tăng tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Điền hình là trường hợp một cá nhân trú tại TP. Hồ Chí Minh nộp gần 200 đơn đăng ký nhãn hiệu là các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới, một số đã được cấp bằng. Hệ quả là, nhiều chủ nhãn hiệu đã hoặc mất nhãn hiệu hoặc phải mua lại nhãn hiệu của chính mình hoặc buộc phải rời bỏ thị trường Việt Nam. “Dụng ý xấu” tạo thành một cơ sở pháp lý quan trọng để phản đối hiệu lực của nhãn hiệu để giành lại quyền nhãn hiệu của mình theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu. Trong quá trình xử lý xâm phạm của các chủ thể “đầu cơ”, việc có cơ sở dụng ý xấu cũng tạo thuận lợi cho cơ quan thực thi trong quá trình xử lý các đơn yêu cầu của bên thứ ba.
• “Dụng ý xấu” tạo nên một cơ chế hiệu quả để tòa án có cơ sở đưa ra phán quyết về quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ. Bản án, quyết định của tòa chính là căn cứ để Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra quyết định đối với quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp mà bị phản đối theo Điều 117.3 Luật Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của Đại diện Sở hữu công nghiệp Việt An

• Tư vấn pháp lý về phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở “dụng ý xấu”;
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu
• Đại diện khách hàng nộp đơn, theo dõi và phản hồi tiến trình xử lý phản đối đăng ký nhãn hiệu;
• Đại diện và phối hợp với khách hàng phản hồi Cục Sở hữu trí tuệ và bên thứ ba liên quan đến phản đối đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến từ chối đăng ký nhãn hiệu do có dụng ý xấu theo quy định mới nhất của pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.