Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng nguyên tắc lãnh thổ đối với quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu nhãn hiệu nói riêng (trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhãn hiệu Benelux, nhãn hiệu cộng đồng chung châu Âu, …). Theo đó, nhãn hiệu muốn được bảo hộ tại quốc gia nào cần thực hiện đăng ký hoặc chỉ định đăng ký vào quốc gia đó để được bảo hộ độc quyền với nhãn hiệu. Hiện nay, việc sao chép nhãn hiệu trên thực tế diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi hơn tại nhiều nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Vì vậy, khi hàng hóa được xuất khẩu hoặc dự định xuất khẩu hoặc khi muốn tiến hành các dịch vụ của mình tại nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải tiến hành đăng ký kịp thời nhãn hiệu của mình tại nước đó. Để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thường có hai cách phổ biến để chủ đơn lựa chọn đó là đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia (thường gọi là đăng ký quốc gia) và đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid. Tại bài viết này, Luật Việt An chia sẻ với độc giả các nội dung liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.

Khái quát chung về hệ thống Madrid liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hệ thống Madrid (tiếng Anh: Madrid system) là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý, ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới (Người nộp đơn có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến Hệ thống theo địa chỉ https://www.wipo.int/madrid/en/). Tính đến năm 2025, Hệ thống Madrid có 115 thành viên, bao phủ 131 nước, vùng lãnh thổ. Thành viên mới nhất là Qatar.

Các ưu điểm khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài theo hệ thống Madrid

• Thuận lợi của việc đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid là người nộp đơn có thể nộp đơn một nơi, bảo hộ ở nhiều nơi. Nộp đơn 1 nơi nhưng có thể chỉ định đăng ký đồng thời tại 115 thành viên, bao phủ 131 nước, vùng lãnh thổ.
• Nộp đơn bằng một ngôn ngữ; trả phí một lần (có ngoại lệ), bằng một loại tiền;
• Quản lý sau đăng ký (sửa đổi, chuyển giao quyền, hủy bỏ v.v.) dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí, thời gian, đơn giản hóa thủ tục cho người nộp đơn.
• Chi phí nộp đơn rẻ hơn (khoảng từ 30-70%) so với đăng ký quốc gia do không phải tốn chi phí thuê luật sư địa phương, dịch thuật và chuyển phát nhanh tài liệu ra nước ngoài.
• Chính bởi vậy đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid đang ngày càng được các cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn để đăng ký nhãn hiệu của mình ra nước ngoài.
• Chủ đơn nhãn hiệu có thể xin hưởng ngày ưu tiên của đăng ký quốc tế là ngày nộp đơn đầu tiên ở đơn cơ sở nộp ở Cục Sở hữu trí tuệ mà không cần tài liệu ưu tiên, bản dịch, cũng như không cần trả phí hưởng quyền ưu tiên với điều kiện đơn đăng ký quốc tế được nộp không muộn hơn 6 tháng tính từ ngày đơn cơ sở được nộp ở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
• Trường hợp nhãn hiệu muốn được bảo hộ tại Châu Âu và Châu Phi thì khi đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid chủ nhãn hiệu có cơ hội được quyền độc quyền tại Liên minh Châu Âu gồm 27 quốc gia và Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI) gồm 17 quốc gia chỉ bằng cách chỉ định EU và OAPI vì cả EU và OAPI đều là thành viên Madrid.

Các nhược điểm khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài theo hệ thống Madrid

• Không phù hợp với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận vì thường những nhãn hiệu này không có tuỳ chọn xác định loại nhãn hiệu trên form MM2 và không nộp được theo quy chế sử dụng nên sẽ dễ bị từ chối tại nước chỉ định.
• Rủi ro bị tấn công trung tâm (central attack) vì nếu đơn đăng ký cơ sở bị huỷ trong 5 năm đầu/ bị từ chối tại nước cơ sở thì toàn bộ đăng ký quốc tế cũng sẽ bị mất hiệu lực.
• Không phù hợp với nhãn hiệu phi truyền thống như nhãn hiệu 3D, âm thanh dễ bị từ chối tại nước xuất xứ, keo theo đó là đơn sẽ bị huỷ hiệu lực quốc tế do nguyên tắc tấn công trung tâm.
• Khó xử lý tranh chấp ưu tiên ở Mỹ vì Mỹ không cho phép người nộp đơn sử dụng căn cứ nộp đơn dựa trên cơ sở đã sử dụng theo Điều 1(a) mà chỉ được sử dụng duy nhất căn cứ nộp đơn theo Điều 66(a) khi đăng ký quốc tế theo Form MM2 nộp kèm Form MM18 – Tuyên bố có ý định sử dụng thực sự nhãn hiệu ở Mỹ (Declaration of Intention to Use of the Mark).
• Việc chuyển nhưỡng nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ gặp khó khăn bởi bên nhận phải có quốc tịch/ nơi cư trú/ cơ sở tại nước thành viên Madrid nên sự linh hoạt sẽ không được như nhãn hiệu quốc gia. Một số nước còn có thể từ chối chuyển nhượng vì lý do gây nhầm lẫn.
• Việc đăng ký li-xăng, tách đăng ký quốc tế, hợp nhất đăng ký quốc tế không thể thực hiện được ở nhiều nước chỉ định dẫn tới ưu thế 01 đơn 01 thủ tục đơn giản của Hệ thống Madrid không thể thực hiện được trên thực tế ở nhiều lãnh thổ như: OAPI, Brazil, Canada, China, Japan, Korea, Singapore, Russia.
• Khó kiểm soát các vấn đề phát sinh do lỗi hoặc sai lầm của cơ quan trung gian (WIPO) trong quá trình đăng ký quốc tế như nhầm lẫn loại nhãn hiệu dẫn đến các phát sinh từ chối không đáng có, hoặc phải thẩm định lại loại nhãn hiệu theo luật từng quốc gia.

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid có nguồn gốc Việt Nam

• Thỏa ước Madrid;
• Nghị định thư Madrid;
• Quy chế thi hành Nghị định thư Madrid;
• Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi năm 2022;
• Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023.
• Các văn bản pháp luật khác.

Điều kiện để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

• Đơn Madrid bắt buộc phải dựa trên một đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở hiểu đơn giản là đơn đăng ký nhãn hiệu từ Việt Nam muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid đã phải được nộp đơn hoặc được cấp văn bằng từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (điều kiện bắt buộc).
• Mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid phải giống nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc được cấp bằng tại Việt Nam;
• Chủ đơn nhãn hiệu hoặc chủ nhãn hiệu phải mang quốc tịch Việt Nam hoặc có cơ sở kinh doanh (hiện diện thương mại) tại Việt Nam.
• Nước yêu cầu bảo hộ, chỉ định đơn đăng ký theo hệ thống Madrid phải là một trong các nước là thành viên của Hệ thống Madrid
• Thời hạn 2 tháng để lấy ngày nộp đơn ở nước/bên tham gia xuất xứ;
• Thời hạn phụ thuộc 5 năm.

Các tài liệu cần có trong đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

• Giấy ủy quyền (nếu nộp qua tổ chức đại diện);
• 01 tờ khai tiếng Việt (đơn xác lập quyền dùng tờ khai Phụ lục II – Mẫu số 01; các yêu cầu khác (chỉ định sau, gia hạn…) dùng tờ khai 08/SĐQT;
• 02 tờ khai tiếng Anh (MM2, MM4 đến MM24, tùy mục đích sử dụng) (Có thể tai về từ trang web của WIPO hoặc liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ cụ thể);
• 02 tờ khai MM18 (nếu đơn có chỉ định Mỹ);
• 02 mẫu nhãn hiệu;
• Chứng từ phí xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
• Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu (Tùy quốc gia có chỉ định, có yêu cầu);
• Các tài liệu khác (nếu có).

Các loại phí phải nộp khi đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Phí nộp cho Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

• Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (không bao gồm các khoản phí phải nộp cho WIPO): 2.000.000 đồng (đơn yêu cầu xác lập quyền).
• Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid: 1.000.000 đồng (đối với các yêu cầu khác như sửa đổi, gia hạn v.v.);

Phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid nộp cho WIPO

Sau khi có thông báo của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và văn phòng quốc tế WIPO người nộp đơn cần nộp các phí sau:

• Phí cơ bản;
• Phụ phí;
• Phí bổ sung;
• Phí riêng.

Phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Khi nộp đơn qua đại diện, khách hàng trả phí đại diện cho Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ phí dịch vụ thông qua hợp đồng dịch vụ đại diện và mức phí của mỗi công ty độc lập.

Nơi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

• Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký tại Trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;
• Nộp trực tuyến qua Internet;
• Nộp qua bưu điện.

Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Giai đoạn 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Người nộp đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời thực hiện nộp lệ phí cho đơn đăng ký.

Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu.

Giai đoạn 2: Cục Sở hữu trí tuệ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid và thông báo phí

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid không có thiếu sót

• Cục Sở hữu trí tuệ phát hành thông báo phí để người nộp đơn nộp phí cho WIPO;
• Cục Sở hữu trí tuệ đồng thời chuyển đơn cho WIPO;
• Người nộp đơn nộp lại chứng từ cho Cục Sở hữu trí tuệ để hoàn thiện hồ sơ (sửa chữa nếu cần thiết).
• Sau khi gửi đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phát hành thông báo để người nộp đơn biết và theo dõi đơn.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid có thiếu sót

• Cục Sở hữu trí tuệ phát hành công văn yêu cầu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót;
  Khi đơn đã hoàn thiện, Cục Sở hữu trí tuệ phát hành thông báo phí và lặp lại quy trình như trên;
• Trường hơp người nộp đơn không khắc phục thiếu sót trong thời hạn 3 tháng đơn coi như bị rút bỏ.
• Sau khi gửi đơn cho WIPO, nếu có thông báo từ WIPO, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với người nộp đơn và WIPO để xử lý theo các quy định của Hệ thống Madrid.

Giai đoạn 3: Wipo chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu cho các nước thành viên có chỉ định

Sau khi WIPO hoàn thiện các kiểm tra hình thức sẽ chuyển đơn cho các thành viên được chỉ định.

Giai đoạn 4: Các nước thành viên chỉ định đơn đăng ký nhãn hiệu thẩm định đơn

Các nước thành viên có chỉ định đơn đăng ký nhãn hiệu tiến hành thẩm định nội dung đơn theo quy định.

Giai đoạn 5: Các nước thành viên chỉ định đơn kết thúc thẩm định đơn và thông báo kết quả cho Wipo

• Thông báo kết quả cho WIPO;
• WIPO sẽ ghi nhận kết quả vào đăng bạ quốc tế và công bố lên Công báo của WIPO và gửi cho người nộp đơn qua thư điện tử.
• Trong trường hợp nhãn hiệu bị từ chối, người nộp đơn có thể có ý kiến (nếu muốn).

Lưu ý đặc biệt về việc cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hầu hết các quốc gia thành viên của Hệ thống Madrid đều chỉ ban hành văn bản tuyên bố cấp bảo hộ, nếu họ kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung 12 hoặc 18 tháng mà không tìm thấy căn cứ từ chối. Tuy nhiên, cá biệt có một số nước ban hành bản điện tử giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thay thế cho tuyên bố cấp bảo hộ, ví dụ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Công việc cần thực hiện khi đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid bị từ chối

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid có thể bị từ chối bởi nhiều lý do, cả về mặt hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu và bản chất nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Các quốc gia thành viên được chỉ định đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid thường đặt ra thời hạn để chủ đơn đăng ký có thể sửa chữa, nêu ý kiến trả lời, thường là từ 1-6 tháng tùy vào từng quốc gia. Tuy nhiên, có thể thấy một số đặc điểm chung như sau:

• Thông thường các quốc gia đều yêu cầu việc trả lời từ chối hoặc nêu ý kiến phải thông qua một đơn vị đại diện/luật sư đại diện có địa chỉ đăng ký ở nước sổ tại;
• Việc trả lời từ chối phải không được thực hiện trong thời gian quy định;
• Việc trả lời từ chối có thể không được chấp nhận ngay từ lần đầu trả lời.
• Việc trả lời từ chối có thể phát sinh nhiều chi phí phát sinh;
• Thủ tục để thanh toán phí ra nước ngoài đòi hỏi nhiều hồ sơ, quy trình phức tạp.
• Căn cứ trả lời từ chối không xác đáng, thiếu tính pháp lý và thiếu thuyết phục.

Do đo, khi đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid bị từ chối, để tiết kiệm chi phí và có hướng tư vấn chính xác, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu nên tìm một đơn vị dịch vụ uy tín để được tư vấn kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ và quyền lợi của chủ đơn.

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

• Để theo dõi và quản lý hiệu quả đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế của mình, khách hàng nên sử dụng eMadrid:https://www.wipo.int/en/web/emadrid, nền tảng chính thức của WIPO cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực và quyền truy cập an toàn tới tất cả các thông tin liên quan đến đơn đăng ký
• Để theo dõi tình trạng đơn, có thể truy cập công cụ Madrid Monitor tại địa chỉ: https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
• Các thông báo từ WIPO và từ Cục sở hữu thông qua thư điện tử khi người nộp đơn kê khai tại tờ khai đơn đăng ký.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid của Công ty Luật Việt An:

• Tư vấn sơ bộ trước khi thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid;
• Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu;
• Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid;
• Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
• Nhận các công văn, giấy chứng nhận và bàn giao tới khách hàng (nếu có).

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid xin vui lòng liên hệ Công ty luật – Đại diện Sở hữu trí tuệ Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất bởi các chuyên gia giỏi nhất với chi phí phù hợp nhất!