Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

Với môi trường kinh doanh số toàn cầu hiện nay thực trạng xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa, sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa thường xuyên xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn cả ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Với doanh nghiệp Việt, không ít các nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, đã được đăng ký, bảo hộ tại Việt Nam thậm chí là nhãn hiệu có uy tín ở Việt Nam nhưng lại không thể đăng ký tại nước ngoài vì đã bị chủ thể khác đăng ký.

Với các bài học đắt giá mà nhiều doanh nghiệp đã gặp phải, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm và chú trọng việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài.

Thời điểm cần đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

• Trước khi đưa sản phẩm vào một thị trường, quốc gia cụ thể chủ hàng nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình.
• Trước khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài, cần đăng ký nhãn hiệu tới các quố gia mà có thị trường khách hàng tiềm năng.

Xác định các quốc gia cần đăng ký nhãn hiệu

Trước khi đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, doanh nghiệp cần phải xác định cụ thể danh sách các quốc gia dự định sử dụng nhãn hiệu mang các sản phẩm,dịch vụ mà mình cung cấp trong tương lai gần và tương lai xa để lên kế hoạch tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia đó theo thứ tự ưu tiên.

Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

Sau khi xác định được các quốc gia sẽ đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ tính đến việc làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia này. Theo đó chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể lựa chọn một trong các cách sau để đăng ký nhãn hiệu:

• Đăng ký trực tiếp nhãn hiệu của mình với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia; hoặc
• Dựa vào đơn gốc/văn bằng gốc đã nộp/đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, qua Cục SHTT, chỉ định cùng một lúc nhiều quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid (sau đây gọi chung là hệ thống Madrid) (tính đến thời điểm hiện tại có 97 quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid và 55 quốc gia là thành viên của thỏa ước Madrid).

Mỗi cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài sẽ có ưu và nhược điểm riêng, do đó, việc cân nhắc kĩ càng về ưu, nhược điểm của từng phương án để chọn phương án tối ưu và phù hợp với mục đích đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp của mình tại nước ngoài thật sự rất quan trọng với các doanh nghiệp.

Các nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Tại các quốc gia khác nhau hệ thống pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chia làm hai nhánh: một bên theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file), ưu tiên cho người nộp đơn đăng ký bảo hộ sớm nhất, phần lớn các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam đều theo nguyên tắc này. Trong khi đó, một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc, Singapore,… lại bảo hộ nhãn hiệu theo nguyên tắc sử dụng trước (first to use) – quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ thuộc về chủ thể đầu tiên sử dụng nhãn hiệu. Điều này có thể dẫn đến trường hợp “giả sử chúng ta nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, một đơn vị khác ở đó đã đã sử dụng nhãn hiệu đó trong thực tế trước khi chủ đơn nộp đơn cũng sẽ không được chấp nhận bảo hộ.

• Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên giống như Việt Nam (hay còn gọi là “first-to-file” – cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước thì có quyền ưu tiên trước).
• Nguyên tắc sử dụng đầu tiên (“first-to-use” – cá nhân/pháp nhân nào sử dụng nhãn hiệu trước thì có quyền ưu tiên trước) nên doanh nghiệp cần phải lưu trữ tất cả các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu của mình tại nước ngoài một cách cụ thể từ ngày/tháng/năm và chứng cứ sử dụng (như mẫu bao bì có ngày tháng năm, kết quả doanh thu/doanh số, hóa đơn có ngày tháng năm, chứng từ, mẫu quảng cáo có ngày tháng năm, thư từ liên hệ với khách hàng…) để có thể dùng làm bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong thương mại bất kể khi nào cần đến, đặc biệt là khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện xảy ra.
• Tìm hiểu thị trường nước ngoài thường xuyên hoặc qua luật sư nhãn hiệu để kiểm tra về việc nhãn hiệu của mình có bị bên khác đăng ký hoặc xâm chiếm tại các quốc gia khác hay không để có biện pháp xử lý kịp thời.
• Khi nhãn hiệu của mình đã được đăng ký tại nước ngoài, theo quy định của một số quốc gia, chủ sở hữu cần phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu của mình sau một số năm kể từ khi đăng ký, ví dụ như ở Mỹ thì chủ sở hữu cần phải nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu hai lần kể từ ngày đăng ký, lần thứ nhất là trong năm thứ 5 đến năm thứ 6 và lần thứ hai là trong năm thứ 9 đến năm thứ 10 cùng với yêu cầu gia hạn nhãn hiệu. Tại Mỹ, nếu chủ sở hữu không nộp Tuyên bố sử dụng đúng thời hạn thì đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bởi Cơ quan có thẩm quyền. Do đó, chủ sở hữu rất cần phải lưu ý vấn đề này để bảo vệ quyền lợi của mình;
• Trong các hợp đồng thương mại, các doanh nghiệp cần phải đưa các điều khoản liên quan đến nhãn hiệu/thương hiệu vào trong các điều khoản để tránh việc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, đại lý… lạm dụng đăng ký dẫn đến việc “mất” thương hiệu của mình tại nước ngoài. Thực tế các doanh nghiệp Việt Nam đã “mất” nhãn hiệu/thương hiệu của mình theo cách này đã xảy ra khá phổ biến tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới;
• Cần phải có những quy định rõ ràng về quyền sở hữu nhãn hiệu, quyền đăng ký/sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ giữa các công ty mẹ, công ty con hoặc giữa các công ty trong cùng một tập đoàn…

Với các phân tích nêu trên Luật Việt An đã phần nào phân tích để Quý khách hàng thấy tại sao cần đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, xin vui lòng liên hệ để được Luật Việt An hỗ trợ tốt nhất!