Hợp đồng Li-xăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Đối với những doanh nghiệp đang sở hữu nhãn hiệu, khi muốn mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường sản phẩm, để người tiêu dùng biết về thương hiệu của mình nhiều hơn thì có thể thực hiện chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho chủ thể kinh doanh khác. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thể hiện bằng văn bản gọi là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu (Hợp đồng Li-xăng). Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ tư vấn về Lixăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hợp đồng li-xăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 141.2 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (thuật ngữ pháp lý gọi là Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, thông dụng trong kinh doanh gọi là Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu).

Phân loại hợp đồng Li-xăng

Hợp đồng Li-xăng bao gồm 3 loại đó là Hợp đồng Li-xăng độc quyền, Hợp đồng Li-xăng không độc quyền và hợp đồng Li-xăng thứ cấp.

Theo đó:

• Hợp đồng Li-xăng độc quyền là hợp đồng mà theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó nếu được phép của bên được chuyển quyền/ Bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn chuyển giao.
• Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với người khác;
• Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng sử dụng nhãn hiệu khác.

Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phân biệt rõ 3 loại hợp đồng để đưa ra quyết định chính xác, tránh việc nhầm lẫn gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp. Thêm vào đó, hợp đồng Li-xăng phải đảm bảo đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng Li-xăng

Ngoài các điều khoản về Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền thì nội dung hợp đồng cần lưu ý các điều khoản sau:

Điều []: Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng

Bên Chuyển Giao là chủ sở hữu Nhãn hiệu “[tên nhãn hiệu]” được bảo hộ đối với các Nhóm hàng hóa, dịch vụ [phân loại] theo Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa số [số bằng] do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày [ngày cấp bằng] (“Nhãn Hiệu”).

Điều []: Phạm vi li-xăng

Theo Hợp Đồng này, Bên Chuyển Giao đồng ý cấp li-xăng [loại hợp đồng] cho Bên Nhận Chuyển Giao để sử dụng [loại hợp đồng] Nhãn Hiệu đối với các Nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu tại Phụ lục 1 – Danh Mục Hàng Hóa, Dịch Vụ Thuộc Phạm Vi Li-xăng đính kèm theo Hợp Đồng này.

1. Giới hạn quyền sử dụng (nếu có)
2. Giới hạn lãnh thổ

Bên Nhận Chuyển Giao có quyền sử dụng đối với Nhãn Hiệu theo phạm vi lãnh thổ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp.

3. Thời hạn hợp đồng

Bên Chuyển Giao đồng ý cấp li-xăng [loại hợp đồng] đối với Nhãn Hiệu cho Bên Nhận Chuyển Giao trong thời hạn [thời hạn] kể từ ngày [ngày có hiệu lực hợp đồng].

Điều []: Giá chuyển giao

Giá chuyển giao theo Hợp Đồng này là [số tiền] đồng (bằng chữ: []). Giá này chưa bao gồm lệ phí VAT, các loại thuế phí khác liên quan.

Chi phí thực hiện các thủ tục hành chính đối với việc Li-xăng theo Hợp Đồng này do Bên Nhận Chuyển Giao thanh toán.

Điều []: Quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận Chuyển Giao

1. Bên Nhận Chuyển Giao có quyền:

• (i) [Loại hợp đồng] sử dụng Nhãn Hiệu được li-xăng vào mục đích kinh doanh của mình trong phạm vi li-xăng được quy định tại Hợp Đồng này.
• (ii) Xuất khẩu, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mang Nhãn Hiệu do Bên Nhận Chuyển Giao sản xuất hoặc cung cấp. Trong trường hợp xuất khẩu sang các nước mà Bên Chuyển Giao đã đăng ký bảo hộ Nhãn Hiệu thì phải được sự cho phép của Bên Chuyển Giao.

2. Bên Nhận Chuyển Giao có nghĩa vụ:

• (iii) Sử dụng Nhãn Hiệu theo đúng phạm vi li-xăng nêu tại Hợp Đồng này.
• (iv) Tiến hành hoặc hợp tác với Bên Chuyển Giao để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm đăng ký Hợp Đồng này theo các quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký hợp đồng li-xăng và thanh toán các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký này.

Điều []: Quyền và nghĩa vụ của Bên Chuyển Giao

1. Bên Chuyển Giao có quyền: Hưởng quyền và lợi ích từ việc chuyển giao bằng giá chuyển giao được thanh toán theo Hợp đồng này;
2. Bên Chuyển Giao có nghĩa vụ: Tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết và thanh toán các khoản phí có liên quan để đăng ký, duy trì và/hoặc gia hạn hiệu lực bảo hộ của Nhãn Hiệu tại Việt Nam theo quy định nhằm tạo điều kiện cho Bên Nhận Chuyển Giao được sử dụng Nhãn Hiệu trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Lưu ý về hiệu lực của hợp đồng Li-xăng

Hiệu lực với bên thứ ba

Trước đây, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam yêu cầu điều kiện phát sinh giá trị pháp lý của hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu với bên thứ ba là khi hợp đồng đó được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Từ năm 2019, cung với sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi cùng năm, để đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế trong các văn kiện thế hệ mới như CPTPP và EVFTA thì Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã bỏ quy định này. Theo đó, Điều 148 hiện nay quy định:

“Điều 148. Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

[…]

2. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký […] hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.
3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.”

Hiệu lực của hợp đồng Li-xăng không phụ thuộc vào việc đăng ký giống như hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu mà phát sinh dựa theo sự thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên thực tiễn, khi thực hiện chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên nên thực hiện việc đăng ký hợp đồng Li-xăng để tránh xảy ra tranh chấp.

Điều kiện vô hiệu

• Theo bản chất phạm vi của quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt. Hiệu lực của hợp đồng Li-xăng phụ thuộc vào hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ được thực hiện trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.
• Ngoài ra, hợp đồng li-xăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền sử dụng nhãn hiệu của bên chuyển quyền được quy định tại Điều 144.2 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022. Việc chứa các điều khoản này sẽ dẫn tới bị vô hiệu.

Nguyên tắc li-xăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên cần lưu ý:

• Phạm vi chuyển giao: Quyền sử dụng chỉ được chuyển giao trong phạm vi quyền của bên chuyển quyền.
• Li-xăng nhãn hiệu tập thể: Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
• Li-xăng thứ cấp: Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
• Nghĩa vụ ghi nhãn: Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu mới áp dụng từ tháng 8 năm 2023

• Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo mẫu được cập nhật mới nhất năm 2023 theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP theo mẫu dưới đây:

• Hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai (số lượng: 02)
• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
• Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
• Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Sau khi tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý hồ sơ và ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng hoặc thông báo từ chối đăng ký hợp đồng (nếu không sữa chữa thiếu sót). Thời gian thực hiện thủ tục mất từ 02-06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên cục Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của Luật Việt An

• Tư vấn pháp luật về thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu;
• Soạn thảo hồ sơ và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cục SHTT;
• Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục SHTT;
• Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình thực hiện thủ tục.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!