Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

(áp dụng từ 23/08/2023)

Doanh nghiệp có mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa/cung cấp dịch vụ ở nước ngoài nên tiến hành đăng ký kịp thời nhãn hiệu quốc tế. Việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp xâm nhập, tạo lập, giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu, chống lại mọi hành vi vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh hoặc chiếm đoạt của đối thủ cạnh tranh, những kẻ trục lợi. Để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài có hai cách phổ biến, đó là đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia và đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Vậy thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng đơn Madrid từ ngày 23/08/2023 như thế nào?

Căn cứ pháp lý

• Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
• Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid là gì?

Đơn Madrid là đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nộp theo Thỏa ước Madrid hoặc theo Nghị định thư Madrid. Nhãn hiệu quốc tế bằng đơn Madrid là nhãn hiệu được đăng ký bằng đơn Madrid có các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, Đơn Madrid được quy định thành phần hồ sơ đăng ký như sau: “Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn phải nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.”

Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định về tài liệu của đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam bao gồm các tài liệu sau:

• Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Mẫu số 01 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
• 02 tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
• 02 mẫu nhãn hiệu đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở);
• 02 tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ);
• Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp đơn được nộp thông qua đại diện);
• Chứng từ nộp phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam;
• Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

Việc xử lý Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam và các yêu cầu liên quan được thực hiện như thế nào tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Những lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng đơn Madrid

Thứ nhất, về quyền nộp đơn

Để đáp ứng yêu cầu về quyền nộp đơn theo hệ thống Madrid, trước tiên cá nhân/ tổ chức phải có đơn đăng ký đã nộp hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu về quyền nộp đơn:

• Có hoạt động kinh doanh tại quốc gia tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Bởi Việt Nam đã tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của cả hai văn kiện trên;
• Hoặc cư trú tại một quốc gia tham gia.

Ví dụ: Nếu khách hàng là công dân hoặc có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thì mối liên hệ ở đây được hiểu với Việt Nam (thành viên của hệ thống Madrid) và phải nộp đơn quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thứ hai, về đăng ký cơ sở

• Nếu xác định mình có quyền nộp đơn đăng ký thì khách hàng phải hoặc đã nộp đơn đăng ký hoặc có nhãn hiệu được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
• Phải có một nhãn hiệu cơ sở thì Quý khách hàng mới có thể nộp đơn đăng ký quốc tế cho nhãn hiệu của mình thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, về tờ khai và nội dung

Nộp đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid thông qua Cục Sở hữu trí tuệ, nơi sẽ thẩm định sự tương ứng với nhãn hiệu cơ sở của quý khách hàng, xác nhận đơn quốc tế và sau đó gửi cho WIPO. Bởi vậy, cần lưu ý về tờ khai và danh mục hàng hóa, dịch vụ:

Tờ khai:

• Để nộp đơn quốc tế phải sử dụng tờ khai MM2 (có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha).
• Gửi tờ khai MM2 đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, không gửi trực tiếp đến WIPO
• Lưu ý tất cả các đơn quốc tế chỉ định Hợp chủng quốc Hoa Kỳ phải bao gồm cả Tờ khai MM18 – Bản tuyên bố về ý định sử dụng nhãn hiệu.

Danh mục hàng hóa và dịch vụ:

• Phân nhóm hàng hóa và dịch vụ theo Bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế mới nhất (Phân loại Nice – Nice Classification).
• Khi đã nộp đơn quốc tế, không thể thêm hoặc mở rộng danh mục hàng hóa và dịch vụ, thậm chí không thể mở rộng cả danh mục mà có hàng hóa và dịch vụ đã được đề cập trong nhãn hiệu cơ sở. Nếu quý khách hàng muốn mở rộng danh mục của mình sau khi đã gửi tờ khai MM2, cần nộp đơn đăng ký quốc tế mới.

Theo dõi tiến trình đơn đăng ký

• Để nhận được thông báo qua email về tình trạng đơn, quý khách chỉ cần cung cấp địa chỉ email trong phần 2 của tờ khai đơn quốc tế của quý khách (MM2).
• Bằng cách cung cấp địa chỉ email, quý khách sẽ được tự động đăng ký dịch vụ thông báo điện tử từ WIPO. Tất cả các thông báo liên quan đến tình trạng đơn bao gồm các thông báo thiếu sót sẽ được gửi theo hình thức điện tử đến địa chỉ email được cung cấp. Sẽ không còn nhận được công văn giấy từ WIPO.

Quy trình xử lý Đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định về xử lý Đơn Madrid như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 2: Tiếp nhận Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm thẩm định để xác định đơn có đáp ứng các yêu cầu theo quy định và thực hiện các thủ tục sau đây:

• Trường hợp đơn có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo, đơn coi như bị rút bỏ.
• Trường hợp đơn không có thiếu sót hoặc có thiếu sót nhưng người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo các khoản phí, lệ phí người nộp đơn cần phải nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, ký xác nhận đơn và chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo về phí, lệ phí.
• Ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhận được Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam sẽ được coi là ngày đăng ký quốc tế của đơn đó trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
• Trường hợp đơn không được hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày đăng ký quốc tế.

Ngày nộp đơn quốc tế chính là ngày Văn phòng Cơ quan Sở hữu trí tuệ cơ sở nhận được đơn đăng ký quốc tế trong trường hợp Văn phòng đăng ký quốc tế (WIPO) nhận được hồ sơ hợp lệ từ Văn phòng cơ quan Sở hữu trí tuệ nước nộp đơn cơ sở trong vòng 02 tháng tính từ ngày nộp đơn tại Văn phòng Cơ quan Sở hữu trí tuệ nước nộp đơn cơ sở. Nếu quá thời hạn 02 tháng mà đơn không được hoàn thiện thì ngày nộp đơn quốc tế sẽ là ngày Văn phòng đăng ký quốc tế nhận được đầy đủ tài liệu hợp lệ.

Bước 3: Thông báo cho người nộp đơn sau khi đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế

Sau khi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được nộp cho Văn phòng quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo để người nộp đơn biết và tiếp tục xử lý (phối hợp với người nộp đơn nếu cần thiết) các thông báo, yêu cầu từ Văn phòng quốc tế hoặc các việc khác liên quan đến đơn (nếu có).

Bước 04: WIPO thẩm định hình thức đơn quốc tế và công bố trên công báo của WIPO

• Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, IB sẽ kiểm tra tính hợp lệ về mặt hình thức của đơn trong thời hạn từ 2-4 tháng.
• Nếu đơn đáp ứng được các điều kiện về mặt hình thức thì đơn quốc tế sẽ được công bố trên công báo của WIPO số gần nhất. Công báo của WIPO thường được công bố 4 lần/tháng.

Bước 03: Thẩm định nội dung tại các quốc gia được chọn và/hoặc chỉ định

• Sau khi đơn của Quý khách hàng được công bố trên công báo của WIPO, đơn sẽ được thẩm định khả năng bảo hộ theo quy định của quốc gia được chọn và/hoặc chỉ định.
• Thông thường thời hạn này sẽ là 12 tháng hoặc 18 tháng đối với một số quốc gia kể từ ngày nhận được thông báo của WIPO.

Lưu ý: Trong trường hợp việc từ chối bảo hộ được đưa ra dựa trên đơn phản đối của bất cứ bên thứ ba nào khác thì thời hạn nêu trên có thể kéo dài. Văn phòng quốc gia của quốc gia được chỉ định phải thông báo về thời hạn phản đối đơn cho IB để xác định thời hạn ra thông báo cuối cùng.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam

Căn cứ Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, việc xử lý Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam được quy định như sau:

• Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiến hành thẩm định nội dung đơn như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia.
• Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.

Trường hợp nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đối với nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục sau đây:

• Trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế) và gửi cho Văn phòng quốc tế tuyên bố bảo hộ;
• Công bố quyết định trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
• Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác định theo nội dung yêu cầu trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã được Văn phòng quốc tế ghi nhận và được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận.

Trường hợp nhãn hiệu có hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc đáp ứng nhưng đăng ký quốc tế còn có thiếu sót

• Đối với nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đăng ký quốc tế còn có thiếu sót (thiếu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thiếu ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh nhãn hiệu ba chiều…), thì trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo tạm thời từ chối, trong đó nêu rõ nội dung và lý do dự định từ chối và gửi thông báo đó cho Văn phòng quốc tế.
• Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gửi thông báo tạm thời từ chối đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ, người nộp đơn có quyền sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
• Việc sửa chữa thiếu sót hoặc phản đối dự định từ chối được thực hiện theo thủ tục như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, kể cả quy định về cách thức nộp đơn.

Trên đây là nội dung thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng đơn Madri mà Luật Việt An thông tin đến quý khách. Đại diện sở hữu công nghiệp – Công ty Luật Việt An sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp để hỗ trợ Quý khách, vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất.