Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Đi đôi với việc tiếp cận thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới là yêu cầu cấp thiết của việc đăng ký bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ. Trong đó, nhãn hiệu thương mại giữ một vai trò quan trọng. Việc tìm hiểu và tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) được xem là một thủ tục pháp lý mang tính nền tảng. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ qua bài viết dưới đây.
Tra cứu nhãn hiệu để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Bạn cần lưu ý rằng đây chỉ là bước tra cứu sơ bộ. Hệ thống TESS chủ yếu tìm kiếm các nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc đăng ký ở cấp liên bang. Nó không bao gồm các quyền nhãn hiệu theo thông luật (common law rights) ở cấp tiểu bang hoặc các nhãn hiệu chưa được đăng ký nhưng đã được sử dụng. Vì vậy, để có thể đánh giá toàn diện tính khả dụng của nhãn hiệu, bạn nên sử dụng dịch vụ tra cứu nhãn hiệu của các đơn vị cung cấp dịch vụ.
Bước 1: Truy cập hệ thống TESS và lựa chọn phương thức tra cứu phù hợp
TESS có 3 phương thức tra cứu. Đối với người mới, hai lựa chọn đầu tiên là hữu ích nhất:
Basic Word Mark Search (Tìm kiếm cơ bản theo tên): Đây là lựa chọn đơn giản nhất, phù hợp để kiểm tra nhanh các nhãn hiệu dạng chữ (word mark).
Word and/or Design Search (Structured) (Tìm kiếm theo cấu trúc): Đây là lựa chọn tra cứu cho phép bạn kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm khác nhau.
Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu dạng hình (logo)
Việc tra cứu logo phức tạp hơn nhiều vì không thể tìm kiếm bằng hình ảnh. Bạn phải sử dụng “Mã Thiết Kế” (Design Search Code). Trước tiên, bạn cần truy cập vào “Design Search Code Manual” (Sổ tay Mã Tra cứu Thiết kế) qua đường dẫn dưới đây: https://tmdesigncodes.uspto.gov/ . Bạn hãy tìm các mã số tương ứng với các yếu tố thiết kế trong logo của bạn. Ví dụ, logo của bạn có hình một ngôi sao 5 cánh, bạn cần tìm mã cho “five-pointed stars”.
Việc tự tra cứu trên TESS là một việc tiết kiệm tuy nhiên chỉ mang tính tương đối. Nó giúp bạn loại bỏ ngay những lựa chọn không khả thi trước khi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý khác.
Xác định cơ sở nộp đơn để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Luật pháp Mỹ yêu cầu người nộp đơn phải xác định rõ cơ sở pháp lý cho việc nộp đơn của mình, thường có hai cơ sở chính khi đăng ký nhãn hiệu như sau:
Đang sử dụng trong thương mại (Use in Commerce – Section 1(a)): Nhãn hiệu đã và đang được sử dụng thực tế trong thương mại tại Mỹ. Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng sử dụng và ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ.
Ý định sử dụng trong thương mại (Intent to Use – Section 1(b)): Doanh nghiệp có ý định thực sự sẽ sử dụng nhãn hiệu tại thị trường Mỹ trong tương lai gần. Với cơ sở này, doanh nghiệp chưa cần có bằng chứng sử dụng tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, bằng chứng này sẽ phải được nộp bổ sung ở giai đoạn sau, trước khi nhãn hiệu được chính thức cấp văn bằng.
Nhìn chung việc lựa chọn cơ sở nào để nộp đơn sẽ ảnh hưởng đến một số yếu tố sau:
Tiêu chí
Cơ sở 1(a): Đang Sử Dụng (Use in Commerce)
Cơ sở 1(b): Ý Định Sử Dụng (Intent to Use – ITU)
Bản chất
Nhãn hiệu ĐÃ được sử dụng trong hoạt động thương mại tại Mỹ trước hoặc tại thời điểm nộp đơn.
Doanh nghiệp CÓ Ý ĐỊNH CHẮC CHẮN sẽ sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ trong tương lai gần.
Bằng chứng sử dụng (Specimen)
Bắt buộc phải nộp ngay lúc đầu cùng với hồ sơ đăng ký.
Sẽ nộp ở giai đoạn sau của quy trình.
Ngày sử dụng
Bắt buộc phải khai báo “Ngày sử dụng đầu tiên ở bất cứ đâu” và “Ngày sử dụng đầu tiên trong thương mại tại Mỹ”.
Không cần khai báo lúc nộp đơn. Sẽ khai báo sau khi thực sự sử dụng.
Quy trình sau thẩm định
Nếu đơn được chấp thuận và qua giai đoạn phản đối, nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng đăng ký trực tiếp.
Nếu đơn được chấp thuận và qua giai đoạn phản đối, USPTO sẽ ra “Thông báo Chấp thuận” (Notice of Allowance – NOA).
Thủ tục sau cấp bằng
Không cần thực hiện (ngoài việc duy trì hiệu lực sau này).
Phải nộp “Tuyên bố Sử dụng” (Statement of Use – SOU) kèm bằng chứng sử dụng và lệ phí trong vòng 6 tháng (có thể gia hạn).
Tổng chi phí
Thường thấp hơn, vì không mất lệ phí nộp Tuyên bố Sử dụng (SOU) và phí gia hạn (nếu có).
Thường cao hơn, vì phát sinh thêm lệ phí cho việc nộp SOU (khoảng $100/nhóm) và phí gia hạn thời gian nộp SOU (nếu cần).
Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Tất cả các cá nhân và doanh nghiệp có trụ sở tại nước ngoài bắt buộc phải có một luật sư được cấp phép hành nghề tại Mỹ đại diện cho chủ sở hữu trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại USPTO.
Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm
Thông tin người nộp đơn: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của chủ sở hữu nhãn hiệu (cá nhân hoặc công ty).
Mẫu nhãn hiệu: Hình ảnh rõ nét của nhãn hiệu (dưới dạng .jpg hoặc .pdf). Nếu có yêu cầu bảo hộ màu sắc, mẫu nhãn hiệu phải thể hiện đúng màu sắc đó.
Mô tả nhãn hiệu: Mô tả ngắn gọn về nhãn hiệu, ví dụ như các yếu tố chữ, hình ảnh cấu thành.
Phân loại hàng hóa/dịch vụ: Liệt kê chi tiết các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ mang nhãn hiệu. Việc phân loại này phải tuân theo Bảng phân loại Quốc tế Nice.
Cơ sở nộp đơn: Lựa chọn “Use in Commerce” hoặc “Intent to Use”.
Giấy ủy quyền: Giấy ủy quyền cho luật sư đại diện tại Mỹ.
Phí đăng ký: Nộp lệ phí cho USPTO. Phí này phụ thuộc vào loại đơn và số lượng nhóm hàng hóa/dịch vụ. Hiện có hai loại phí chính:
TEAS Plus: Mức phí thấp hơn ($250 mỗi nhóm, có thể thay đổi), đơn phải được tuân thủ các yêu cầu của USPTO ngay từ đầu.
TEAS Standard: Mức phí cao hơn ($350 mỗi nhóm, có thể thay đổi), cho phép chủ sở hữu linh hoạt hơn trong việc mô tả hàng hóa/dịch vụ.
Hồ sơ sẽ được nộp trực tuyến qua Hệ thống Nộp đơn Điện tử Nhãn hiệu (Trademark Electronic Application System – TEAS). Các biểu mẫu, quy trình thao tác bạn có thể tham khảo qua đường dẫn dưới đây: https://www.uspto.gov/trademarks/apply
Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Thẩm định hình thức: USPTO kiểm tra xem đơn có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về mặt hình thức hay không. Nếu có, đơn sẽ được cấp số sê-ri (serial number).
Thẩm định nội dung: Thẩm định viên sẽ đánh giá xem nhãn hiệu có bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác không và có vi phạm các quy định khác của luật nhãn hiệu hay không.
Thư yêu cầu của USPTO: Nếu hồ sơ có vấn đề cần xử lý, thẩm định viên sẽ gửi “Office Action” (Thư yêu cầu) nêu rõ các lý do từ chối hoặc yêu cầu làm rõ, sửa đổi.
Công bố trên Công báo (Publication) và Giai đoạn phản đối: Nếu thẩm định viên chấp thuận đơn, nhãn hiệu sẽ được công bố trên “Công báo Nhãn hiệu Chính thức” (Official Gazette) của USPTO. Kể từ ngày công bố, bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng việc đăng ký nhãn hiệu đó sẽ gây thiệt hại đến quyền lợi của họ đều có 30 ngày để nộp đơn phản đối.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Đối với đơn “Use in Commerce”: Nếu không có ai phản đối (hoặc phản đối không thành công), USPTO sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Certificate of Registration).
Đối với đơn “Intent to Use”: Nếu không có phản đối, USPTO sẽ ban hành “Thông báo Chấp thuận” (Notice of Allowance). Người nộp đơn sẽ có 6 tháng (có thể gia hạn tối đa 5 lần, tổng cộng 36 tháng) để nộp “Tuyên bố Sử dụng” (Statement of Use – SOU) cùng với bằng chứng sử dụng thực tế tại Mỹ và nộp lệ phí liên quan. Sau khi SOU được chấp thuận, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Mỹ, chủ sở hữu phải thực hiện các thủ tục sau:
Giữa năm thứ 5 và thứ 6 kể từ ngày đăng ký: Nộp “Tuyên bố Sử dụng” (Declaration of Use – Section 8).
Giữa năm thứ 9 và thứ 10 kể từ ngày đăng ký: Nộp “Tuyên bố Sử dụng” (Section 8) và “Đơn Gia hạn” (Application for Renewal – Section 9).
Mỗi 10 năm sau đó: Tiếp tục nộp Tuyên bố Sử dụng và Đơn Gia hạn.
Nếu không thực hiện các thủ tục này đúng hạn, đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ.
Một số thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tiểu bang tại Mỹ
Bên cạnh hệ thống đăng ký nhãn hiệu liên bang do USPTO quản lý, Mỹ còn có hệ thống đăng ký nhãn hiệu ở cấp tiểu bang (State Trademark). Việc đăng ký này được thực hiện tại văn phòng của Tổng thư ký tiểu bang (Secretary of State) hoặc cơ quan tương đương của từng bang riêng biệt, không phải thông qua USPTO.
Điểm khác biệt cơ bản và quan trọng nhất là phạm vi bảo hộ: nhãn hiệu tiểu bang chỉ có hiệu lực pháp lý và được bảo vệ duy nhất trong phạm vi địa giới của tiểu bang đó, thay vì trên toàn quốc như nhãn hiệu liên bang. Hình thức này thường phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh hoàn toàn mang tính địa phương và không có ý định mở rộng ra các tiểu bang khác (ví dụ: một nhà hàng, một tiệm bánh, hoặc một công ty dịch vụ chỉ hoạt động trong một thành phố). Một trường hợp đặc biệt là các sản phẩm/dịch vụ hợp pháp ở cấp tiểu bang nhưng bất hợp pháp ở cấp liên bang, chẳng hạn như các sản phẩm từ cây gai dầu (cannabis). Các doanh nghiệp này không thể đăng ký nhãn hiệu liên bang.
Tuy nhiên, nhãn hiệu tiểu bang có mức độ bảo vệ yếu hơn, không cho phép sử dụng biểu tượng ® và không ngăn được người khác sử dụng một nhãn hiệu tương tự ở tiểu bang lân cận. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển rộng hơn, đăng ký nhãn hiệu liên bang vẫn luôn là tiêu chuẩn và là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
