Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ) là việc các chủ nhãn hiệu nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đề nghị cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ.

Lý do doanh nghiệp Việt Nam nên đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Tránh bị mất quyền sở hữu độc quyền nhãn hiệu tại Mỹ

Với nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như cung cấp hàng hóa dịch vụ tới thị trường được coi là năng động nhất thế giới của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Khi mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ độc quyền và tránh xâm phạm nhãn hiệu của chủ thể khác.

Được hưởng các đặc quyền thương mại của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Mỹ

Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam luôn hướng tới thị trường Mỹ. Mỹ không chỉ là cường quốc số 1 thế giới về kinh tế mà còn là thị trường xuất khẩu vô cùng quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam hiện đang được hưởng rất nhiều lợi ích trong quan hệ thương mại với Mỹ do luôn có giá trị xuất siêu lớn sang thị trường này. Do đó, việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là vô cùng thiết thực, nhất là đối với các doanh nghiệp đang có ý định xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ.

Hạn chế thiệt hại khi có tranh chấp quyền nhãn hiệu

Các doanh nghiệp cá nhân ngay từ khi có ý định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh tại thị trường Mỹ cần phải thực hiện bước đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo quyền lợi của mình. Có thể kể đến các nhãn hiệu nổi tiếng như cafe Trung Nguyên hay gần đây nhất là gạo ngon nhất thế giới ST25 của Việt Nam đã bị người khác đăng ký tại Mỹ. Khi đó, các cá nhân và doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều chi phí và thời gian để chứng minh thương hiệu đó là của mình. Thậm chí còn phải mua lại nhãn hiệu của chính mình với giá cao; hoặc chấp nhận sử dụng một thương hiệu khác trên đất Mỹ.

Có thể bán hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử của Mỹ

Để bán hàng được trên các trang thương mại điện tử của Mỹ như: Amazon, Ebay,…các chủ hàng phải chứng minh việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, chủ đơn có thể lựa chọn 02 cách thức đăng ký như sau:

• Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tại Mỹ (Hoa Kỳ) hay còn gọi là đăng ký quốc gia.
• Nộp đơn gián tiếp tại Mỹ thông qua hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Hệ thống Madrid) gồm trên 108 thành viên bao trùm 124 vùng lãnh thổ trong đó có Mỹ hay còn gọi là đăng ký quốc tế.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

• Đơn đăng ký nhãn hiệu.
• Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.
• Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
• Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
• Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
• Giấy ủy quyền (theo mẫu Luật Việt An soạn).
• Nhãn hiệu đã được sử dụng (Use-in-commerce) tại Mỹ;
• Nhãn hiệu có dự định sử dụng (Intent-to-use) tại Mỹ;
• Tài liệu chứng minh có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài (Intent-to-use based on existing foreign registration).
• Tài liệu chứng minh có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài (Intent-to-use based on pending foreign registration).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ

• Việc tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Tuy nhiên, hàng năm, tại Mỹ có khoảng gần 700 ngàn đơn đăng ký nhãn hiệu (tính theo nhóm) được nộp cho USPTO. Do đó, nhãn hiệu xin đăng ký của Quý khách hàng có nguy cơ bị từ chối là rất cao. Để giảm thiểu rủi ro, Quý Công ty có thể tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu thông qua dữ liệu nhãn hiệu miễn phí của USPTO theo đường link: https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk.

• Để đánh giá khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu ở Mỹ đòi hỏi kỹ năng tra cứu chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn cụ thể của luật sư. Vì vậy, Quý khách hàng có thể lựa chọn Công ty luật Việt An tiến hành tra cứu chuyên sâu tại Mỹ trước khi nộp đơn đăng ký. Kết quả tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu sẽ được chúng tôi gửi đến khách hàng trong vòng 08-10 ngày làm việc.
• Kết quả tra cứu chỉ có thể đánh giá tương đối khoảng 80% khả năng được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu. Vì vậy, kết quả tra cứu này chỉ có tính tham khảo và không phải là căn cứ cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của quý khách hàng. Tất cả đơn đăng ký nhãn hiệu cần được tiến hành nộp đơn tới cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (Hoa Kỳ) (viết tắt là “USPTO”) và được tiến hành thẩm định từ hình thức tới nội dung đơn. Theo đó, kết quả cuối cùng là cấp hay từ chối cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu thuộc về USPTO.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ – USPTO

Sau khi tra cứu nếu nhãn hiệu có khả năng đăng ký khách hàng tiến hành nộp đơn tại USPTO. Sau khi nộp đơn trong vòng 03-05 ngày làm việc sẽ có số đơn đăng ký được ghi nhận.

 Đối với trường hợp nhãn hiệu đã sử dụng thực tế tại Mỹ

• Thời gian tiến hành việc thẩm định hình thức đăng ký là 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu hình ảnh của sản phẩm không phù hợp thẩm định viên sẽ yêu cầu gửi ảnh khác phù hợp với nhãn hiệu và sản phẩm mà người nộp đơn đăng ký.
• Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được hợp lệ về hình thức thẩm định viên xem xét trong vòng 7-8 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp thuận, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan có thể phản đối việc đăng ký.
• Nếu không có sự phản đối nào, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại Mỹ. Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là 18 tháng.

Đối với trường hợp chủ đơn chưa sử dụng nhãn hiệu thực tế tại Mỹ

• Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được hợp lệ về hình thức, thẩm định viên tại văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office) sẽ ra thông báo về việc chấp nhận đơn. Trong thời hạn 7-8 tháng chủ sở hữu phải nộp bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng tại thị trường Mỹ. Đồng thời nộp lệ phí thì mới được xem xét thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
• Ngoài ra, thời gian có thể kéo dài nếu trường hợp đơn có phản đối hay khiếu nại (chi phí khiếu nại độc lập).

Một số lưu ý cụ thể về lựa chọn cơ sở đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

• Khi doanh nghiệp Việt Nam đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, chưa sử dụng thực tế nhãn hiệu tại thị trường Mỹ có thể lựa chọn cơ sở đăng ký là “có dự định sử dụng dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký nước ngoài” hoặc “có dự định sử dụng dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài”. Ngoài ra, có thể kết hợp với lựa chọn “có dự định sử dụng”.
• Nhãn hiệu dù được đăng ký dựa trên cơ sở nào cũng không ảnh hưởng tới các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bởi lẽ, về bản chất, các cơ sở đăng ký này chỉ khác nhau về trình tự và thủ tục đăng ký.
• Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở đăng ký chính xác và phù hợp có thể giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu rút ngắn được thời gian cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình đăng ký.

Bước 3: Thông báo cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

• Sau khi được thẩm định với các nội dung đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Chủ đơn sẽ nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ có lý do từ chối.
• Trong thời hạn từ 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
• Thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ là 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn.

Quy định về duy trì hiệu lực sau khi nhãn hiệu được bảo hộ tại Mỹ

Trong 10 năm đầu tiên sau khi nhãn hiệu được bảo hộ chủ sở hữu phải đảm bảo các quy tắc duy trì hiệu lực như sau:

Để đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu sau khi đăng ký, pháp luật Mỹ quy định rất chặt chẽ về nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu cần đặc biệt lưu ý các quy định sau:

• Ngoại trừ, trường hợp nhãn hiệu được nộp theo Điều 1(a) Luật Nhãn hiệu Mỹtrong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO. Chủ nhãn hiệu phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 5 theo Điều 8 hoặc Điều 71 Luật Nhãn hiệu Mỹ;
• Đối với các trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều 1(a), Điều 1(b), Điều 44(d) hoặc Điều 44(e), trong vòng 01 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Mỹ phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 9. Đồng thời, chủ sở hữu nộp yêu cầu gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo Điều 8 và Điều 9 Luật Nhãn hiệu Mỹ).
• Đối với trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều 66(a) và đã nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 5 như đề cập nêu. Trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Mỹ phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 9. Theo đó, đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó bao gồm Mỹ) cho Wipo có trụ sở ở Thụy Sĩ.

Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

• Tại Việt Nam, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký (first-to-file). Khác vậy, tại Mỹ xây dựng pháp luật về Sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc first-to-use (lần đầu tiên sử dụng) trong việc bảo hộ thương hiệu. Vì thế, quyền sở hữu và đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ được ưu tiên cho người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu chứ không phải người đầu tiên nộp đơn đăng ký trước như Việt Nam.
• Một nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký tại Mỹ hoàn toàn có thể bị từ chối bảo hộ do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được sử dụng hợp pháp (dù chưa đăng ký) tại thị trường Mỹ trước ngày nộp đơn. Do đó, việc thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ, bao gồm cả tra cứu các nhãn hiệu đã được sử dụng thực tế là rất cần thiết.

Chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ

• Đối với tất cả các nhãn hiệu dù được đăng ký trên cơ sở nào, vào thời điểm bắt đầu năm thứ 5 cho đến đầu năm thứ 6 kể từ ngày nhãn hiệu được đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp: bản tuyên bố sử dụng (declaration of use) hoặc không sử dụng (declaration of non-use) với lý do chính đáng đáp ứng yêu cầu của Luật nhãn hiệu Mỹ. Nếu không thực hiện thủ tục này hoặc thực hiện nhưng không đạt yêu cầu của USPTO thì nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực.
• Vì vậy, khi chủ đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, cần hiểu rõ quy định về “sử dụng thực tế trong thương mại” (actual commercial use).

Một số câu hỏi liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có lâu không?

Thông thường thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mất tầm 18-24 tháng.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực 10 năm và được gia hạn nhiều lần không giới hạn nhưng phải chứng minh việc sử dụng tại Mỹ khi gia hạn.

Nếu không chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ có thể được cấp văn bằng bảo hộ không?

Nếu không chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ hoặc dự định sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ, nhãn hiệu sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Nên lựa chọn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Mỹ hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid?

• Việc đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Mỹ thường sẽ nhanh hơn so với việc nộp đơn theo hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ.
• Việc lựa chọn đăng ký trực tiếp hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid cần được xem xét dựa trên việc cân nhắc giữa các yếu tố như chi phí, thời gian, sự khác biệt về các vấn đề như sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng nhãn hiệu…
• Nhìn chung, đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ có thể tiết kiệm chi phí hơn trong một số trường hợp nhất định nhưng cũng có thể gặp phải những khó khăn khác trong quá trình đăng ký.
• Ví dụ, nếu một nhãn hiệu có thể bị coi là có tính mô tả (descriptive) sẽ dễ bị từ chối nếu nộp đơn theo hệ thống Madrid. Trong trường hợp này, chủ đơn nên đăng ký trực tiếp tại Mỹ sẽ dễ được cấp văn bằng bảo hộ hơn.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của Công ty Luật Việt An

• Tư vấn sơ bộ trước khi thay mặt bên khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Mỹ liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
• Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho bên khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu;
• Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ;
• Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của USPTO trong quá trình theo dõi đơn;
• Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao tới khách hàng (nếu có).